Diritto civile e privato - Preuso del marchio commerciale registrato



 

Possediamo un'azienda vinicola e da circa 40 anni utiliziamo un marchio aziendale (logo) che non è però mai stato registrato. Ultimamente ci siamo accorti che un'altra azienda, sempre vinicola, lo sta utilizzando ed è stato pure registrato all'Uff. Italiano Brevetti e Marchi. Abbiamo tutte le prove che il marchio è sempre stato nostro (cataloghi, riviste,...) e vorremmo sapere se riusciamo a riottenerlo senza incorrere in una causa civile. Grazie.

 

RISPOSTA



La legge in materia di marchio commerciale (art. 12, comma 1, lett. b, D.lgs. 10/02/2005, n. 30) e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi ad esempio, la sentenza del 27 marzo 1998 n. 3236 Cassazione civile ovvero la sentenza sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405 Cassazione civile) prevedono che "il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la "coesistenza" del marchio preusato e di quello successivamente registrato".

Appare dunque condivisibile ritenere che la simultanea presenza del marchio di fatto preusato e di quello posteriormente registrato rappresenti, giusto quanto consentito dagli artt. 9 l. marchi e 2571 del codice civile., "una circostanza che l’ordinamento espressamente tollera ed ammette, in considerazione del principio secondo cui, la coesistenza tra marchio preusato e marchio registrato é espressione di contrapposti interessi che trovano comunque componimento nell’esigenza di garantire, sia pure con i necessari temperamenti, il rispetto dell’iniziativa economica".

In sintesi: avete facoltà di continuare ad usare il vostro logo, tuttavia non avete diritto di vietare l'utilizzo del marchio identico al logo della vostra azienda vinicola, a colui che ha provveduto alla registrazione. Allego l'articolo 12 del Codice della proprietà industriale:

Articolo 12 del Codice della proprietà industriale

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;


Cordiali saluti.